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法务必备:知识产权法务管理最详指南,万字干货值得收藏

今日律司

编辑于 2022-05-18

#知识产权

根据国家知识产权局的数据,2018年,我国继续位居全球头号商标大国,全年商标申请量达712万个。2018年度全国“申请人”商标申请量排名前11位中,BAT、京东、滴滴悉数上榜,其中BAT三家合计申请了超过1.5万个商标。


毋庸置疑,现代企业的竞争是创新力的竞争,而创新力的根本就是以品牌与技术为代表的知识产权。没有保护,就无法创新。这就是为什么越是大型的企业越重视品牌营销,越在专利的研发上投入越多。


阿里、京东、华为、小米……但凡一家优良的企业,总会将知识产权的创造与管理放在首位。作为企业的安身立命之本,知识产权不仅代表着现阶段企业的发展实力,更决定了未来发展的潜力。所以,咱法务人不仅要盘它,还要盘好喽!


但是,想盘好知识产权管理可没那么容易,你得有一套攻略指南!按图索骥,按部就班,用心去盘,才能盘的圆润,知产管理才不那么麻麻赖赖,下面,万字攻略奉上,诸君慢慢享用!


知识产权管理实际上是一种对过程的管理。权利的取得,是该过程管理行为发生的基础。为协助企业获取更多、更优质的知识产权,法务人员可与研发部、品牌部、创意部或运营部等保持定期沟通,建立共同申请知识产权的机制。


例如,法务人员和品牌部人员主动进行商标检索,对竞争对手的商标注册情况进行统计分析,围绕企业既定商标战略目标,列出需要进行注册的商标,然后由法务委托商标注册代理机构去申请注册。对于企业研发部提出的一些创意及开发出新的产品或产品原型,法务应及时发起专利检索,尽可能早地委托专业代理机构去申请专利。


权属工作,主要是注册申请工作。这方面,在每一个知识产权领域,如商标、专利、版权、域名权等,都存在数量庞大的注册代理机构来提供专业服务。法务部可将这些事项,进行外包。法务部自身要做好的事,便是如何管理和考核这些注册代理机构,以及如何以低成本来获取优秀的注册代理服务。


另外,法务部要帮助企业明确职务智力劳动成果的归属。在很多企业关于知识产权管理制度当中,都会有关于职务发明的规定。如公司往往会约定“本公司员工完成公司工作任务、利用公司名义、利用公司物质条件产生的智力劳动成果,属于职务智力劳动成果,其知识产权归本公司所有”等条款。站在公司角度,这可防止一些员工利用公司提供的各项条件所产生的知识产权占为己有。


一但取得知识产权证书,更重要的是后面持续不断的证书维护工作。在这方面,法务人员应联合履行知识产权管理职责的企业内部其他员工,将专利证书、商标证书、版权证书等制作成数据库,列出每项知识产权的注册日、到期日、续展日,并设置自动提示续费功能。在一个集团性的企业中,知识产权权属证书的维护工作,其工作量其实不可小觑。而维护不当,导致专利失效、商标过期的危机事件,也屡屡发生。这从另一方面反映出来,企业的知识产权法务工作,不仅仅是一件法律性质的工作,而且还是一项管理性质的工作。


企业知识产权的运营管理


如果说权属的获取是知识产权管理的基础,那么权利的运用便是知识产权管理的目标。企业通过知识产权的运营,不仅可以构建起对竞争对手的防御战壕,还可以直接转化为经济价值,即知识产权的商业化或资本化。两者结合起来,才是一个比较完整的企业知识产权运营管理。


在各个知识产权领域,都可以构建一定的门槛。专利布局便是一种典型的防御策略。企业通过综合考虑产业、市场、产品和法律因素,将自身专利进行有机结合,构建严密的专利保护网,形成对企业有利的专利组合。竞争对手或后来进入者很难绕过企业有意识的专利布局,只能向该企业缴纳专利授权使用费或只好放弃相关领域市场开拓。如美国高通公司布局CDMA的基础专利,使得无论是WCDMA、TD-SCDMA,还是CDMA2000的3G通信标准,都无法绕开其基础专利。专利布局会涉及企业的管理层、研发部门、市场部门以及法律部门(或专门的知识产权管理部门)。其中法律部门(或知识产权管理部门)在整个过程中应起到主导和推动作用。法务人员应充分了解专利的分布、布局的策略以及关键技术点,同时协助做好企业商业秘密的保护工作。


在商标注册类别的选择上,法务部也应深度介入。在互联网经济的冲击下,企业进行跨界投资、开展跨界业务已是一种常态。很多企业承认,其遭遇的最大竞争往往不是来自于对手,而是来源于行业外的力量。因此,在商标管理上,法务部必须关注企业业务形态的变化,在相关领域,甚至不相关领域但未来有可能涉及的业务上,协助公司完成注册商标的多类别布局,以防止一些企业或专门商标投机机构有机可乘。


知识产权权利的商业化或资本化,是充分重视并利用知识产权这一资源,对其进行评估,实现知识产权与资本的转化。知识产权资本化是知识经济时代重要的融合法律与经济的一个创举。它最为体现了知识产权管理可以直接创造经济价值的特点,是法务部门应极为重视的工作领域。


知识产权资本化的具体形式包括:授权他人使用收取许可费;知识产权出资;知识产权担保融资;知识产权信托、知识产权证券化。可以看出,许可、出资、担保、信托、证券化等都属于典型的法律行为,法务部在诸如此类的运作中,当然应起到主导的作用。


法务在应对知识产权资本化时要处理好二方面的问题。


一是知识产权“源”的保护。知识产权的任何资本化行为,都是对知识产权的衍生价值的利用。离开了知识产权的本源,资本化即成为无源之水,不可持续。也即是说,在起草和落实知识产商业化相关法律文件中,法务要注意企业方对知识产权的初始权利范围、让与权利范围的明确界定,同时注意在静态和动态的不同条件下,权利范围所产生的变化。


二是,对知识产权的价值要有足够的认识。知识产权本身是无形的,从一开始的范围界定,到中期或退出时的价值评估,都是处于变动的。变动带来不确定性,也就蕴含着风险。法务部门首先要认识到可能存在这些风险,并将解决方案内化于许可、合资、保证、证券化等合同当中。这便是法务参与企业知识产权运营管理的独特价值之处。


企业知识产权的纠纷管理


企业知识产权的纠纷管理,当然也是由法务部来主导做的工作。知识产权的纠纷类型很多。纠纷的发生背景,也相当复杂。而且,知识产权纠纷涉及的处理流程,相比较其他民事纠纷,也是异常复杂的。这导致法务部经常将知识产权案件外包给专业律师处理。这其实是合理的。法务部自身则把工作重心放在企业知识产权纠纷预防和对外部专业律师的管理上。


法务人员应在企业内部建立预警机制,以避免或降低办公、生产等设备及软件侵犯他人知识产权的风险;定期监控企业产品或服务可能涉及的他人知识产权的状况,分析可能发生的纠纷及其对企业的损害程度,向决策层发出警示性信息,并提出防范预案。


预防知识产权纠纷,还可以在企业建立知识产权侵权发现机制,及时发现和监控本企业知识产权可能被侵权的情况,及时运用行政和司法途径保护本企业的知识产权。必须时,可在危机公关专家的帮助下,借助媒体的力量,对外发布声明函,以消除被他人侵权的负面影响。


一旦发生知识产权案件纠纷,不管是主动发起,还被动卷入的,作为法务,应根据企业的情况和纠纷的可能影响,综合拟定应对策略。这一点,不同于律师的处理视角。律师,基于上会认为依据法律规定或合同约定进行处理,是非常自然的事。但很多情况下,一种诉讼替代方式,如协商、第三方调解、合作等,相比较诉讼或仲裁而言,成本会相对低,处理时间也会更快。该方式,在这种情况下,即应成为优选方式。


当然,诉讼是所有解决机制的最终保障。诉讼仍然是所有纠纷,包括知识产权纠纷,最为有力和最权威的解决方式。对于法务而言,知识产权诉讼是一件比较专业,需要借助于诉讼经验、诉讼技能的工作。因此,知识产权诉讼外包给外部律师,是相对合理的。这也是符合很多企业法务实践的。在知识产权纠纷管理中,法务与律师的互补关系得到了较好的呈现。


企业知识产去去的分类管理


企业知识产权的种类有专利、商标、版权、商号、商业秘密、域名等。不同的知识产权,其形成、保护方式,涉及的法律规定是不一样的。因此,在具体制定策略时,还有必要根据不同的种类,采取不同的方法来进行管理。


专利法务,绝对是知识产权法务管理的重头戏。专利申请与前面所述的专利布局主要集中于企业的研究与开发活动中。法务人员应当与研发部建立定期沟通。从专利申请注册、专利许可、专利维权,到专利权侵权的应诉,其涉及的各项法律文书,包括专利申请书、专利许可协议、专利评估报告、专利侵权诉讼材料等,都须由法务人员进行审核。法务人员要完成该项事务,必须熟悉专利所指向的技术,这无疑对法务人员提出了很高的挑战。实践中,企业往往将专利的申请注册工作外包给专业的律师事务所或专利代理机构来完成。


商标法务,同样是法务部应深度参与的专业管理事项。商标涉及商标注册、商标异议、商标许可、商标侵权纠纷、驰名商标的认定与保护等事项。这些事项的具体操作,在企业部门分工中,往往是品牌部的职责。法务部主要承担其中的法律相关事宜。如商标许可活动中,由品牌部对商标许可使用的对象、被许可人的资质、许可时间、许可费用等进行确定之后,再由法务部根据这些商务条件拟定或修改商标许可合同,并指导品牌部对该合同依法进行备案。对合同的拟定和修改,其实质是对品牌部确定的商务边界条件的固化。它的前提当然是要理解这些商务条件,甚至是引导这些商务条件朝有利于企业规避风险的角度进行。


版权管理作为一项专门的法务工作,经常出现在提供设计服务的公司或以运营影视作品为核心业务的公司,以及计算机软件公司等类型的企业当中。从版权的产生确权、版权的登记、版权的许可、版权的维护、版权侵权纠纷的处理,都需要法务部参与,甚至是主导。在互联网新经济时代下,有关网络著作权的纠纷越来越多,这就要求法务人员不仅要熟悉著作权法律制度,而且要熟悉互联网、移动互联网的相关行为特征和法律规定。唯有如此,才能上升到管理层面,而不再拘泥于法律层面。


其他类别的知识产权,如商号权、商业秘密、域名权等,法务人员应根据该种知识产权的特性,结合企业业务部门的需求以及标杆企业的法务处理模式,拟定具体的针对性的法务管理方案。


总之,知识产权的法务管理策略,既要展现法务人员的法律专业,又要强调法务人员的管理意识,还要显示出内部法务人员相对于外部律师的独特优势。


企业知识产权管理办法案例



企业知识产权管理办法参考举例


第一章 总则


第一条  为了加强对本公司知识产权的保护,规范知识产权管理工作,最大限度地维护公司的合法权益,根据国家有关法律法规规定,制定本办法。


第二条  本办法适用于公司及下属各关联企业(以下合称为“公司”)及其所有员工。


第三条  本办法所称的知识产权,包括:

(一)专利权和技术秘密。主要指新产品、新技术、新工艺、新方法、新材料、新设计、新配方、新品种等专利权和技术秘密;

(二)商标权、域名和商业秘密。主要是指本公司的注册商标、商号、域名等,以及所拥有的未公开的规划、工程、设计、图纸、市场、经营、服务、财务、管理等信息;

(三)著作权(含计算机软件)。主要指本公司的规划图纸、设计图纸及其说明、计算机软件及文档资料、地图、摄影、录像、艺术表演、培训材料、辞书、规范汇编等;

(四)国家法律规定保护的其它知识产权。


第二章  基本制度

第四条  法务部负责本公司知识产权的管理工作。如有需要,各相关业务部门应指定本部门知识产权管理工作的兼职人员。


第五条  法务部关于知识产权管理的主要职责有:

(一)制定知识产权管理规定,协调知识产权管理工作,指导、监督、检查其他部门的知识产权管理工作;

(二)审核业务部门的申请,督促其组织和建立知识产权档案管理;

(三)代表本公司负责知识产权的申请等对外工作;

(四)代表本公司负责知识产权纠纷处理、诉讼等对外工作;

(五)参与签订或审核涉及本公司知识产权内容的各类合同、协议,建立知识产权合同档案;

(六)组织宣传和学习有关知识产权的法律知识并交流经验。


第六条  本公司员工完成公司工作任务、利用公司名义、利用公司物质条件产生的智力劳动成果,属于职务智力劳动成果,其知识产权归本公司所有。其中:

(一)完成本公司工作产生的智力劳动成果是指:

1、执行本公司工作任务所完成的智力劳动成果;

2、履行本岗位职责所完成的智力劳动成果;

3、完成的智力劳动成果属于所在公司的业务范围;

4、离休、退休、停薪留职、辞职或调离的员工在离开原公司二年内完成的与其在原工作岗位承担的本职工作或分配任务有关的智力劳动成果。

(二)利用本公司的名义完成的智力劳动成果是指:

1、利用本公司的名誉、名称或社会地位进行的各种行为;

2、利用本公司的人力及未公开的技术情报资料完成的智力劳动成果;

3、工作时间内完成的智力劳动成果。


第七条  一切职务智力劳动成果的知识产权归本公司所有,任何其他公司及个人未经允许不得以任何形式转让、授权许可、使用或侵吞本公司所有的职务智力劳动成果。


第八条  职务智力劳动成果的完成人享有在有关成果文件上署名和取得相应荣誉、奖励及获得报酬的权利。


第九条  违反本办法,剽窃、窃取、篡改、非法占有或者以其他方式侵犯本公司知识产权的,或造成公司知识产权被侵犯的,由公司依据规定追究经济责任。构成犯罪的,及时向司法机关举报。


第十条  侵害人为本公司员工的,应责令其改正,并追究直接责任者和部门主要负责人的责任,造成损失的,应当追究其经济责任。


第十一条  侵害人为非本公司员工的,应要求其停止侵害,承担责任;造成损失的,应当赔偿损失。必要时,提请政府部门处理或遵循法律途径解决。


第十二条  本办法在执行过程中如有与国家法律、法规相抵触的,以国家法律、法规为准。


第三章  专利管理


第十三条  专利是指发明、实用新型和外观设计。


第十四条  公司法务部是专利管理的主管部门,具体职责包括:

(一)负责对员工进行专利法和专利知识的宣传培训;

(二)鼓励员工开展发明创造活动,为职工提供有关专利事务的咨询服务;

(三)办理本公司专利申请、专利资产评估、专利合同备案、认定登记和专利权质押合同登记以及专利广告证明等事宜;

(四)保护本公司专利权和防止侵犯他人的专利权,办理有关专利纠纷、专利诉讼事务;

(五)管理公司专利资产,防止专利资产的流失;

(六)协助专利技术实施,管理专利实施许可贸易;

(七)其他与公司专利工作有关的事务。


第十五条  公司专利管理包括如下内容:

(一)专利申请、维持、放弃的确定,职务与非职务发明的审查;

(二)专利评价、评估;

(三)专利申请、优先权、署名权、专利权;

(四)专利申请权转让、专利权转让、专利许可及专利权质押;

(五)专利诉讼;

(六)其他与专利资产有关的事项。


第十六条  在项目开发立项之前,公司业务部门应向法务部提出申请进行由专业机构实施的专利文献检索与分析,避免重复研究与侵权。在项目研究开发过程中及完成后,如有需要,业务部门还应向法务部提出申请进行必要的跟踪检索。


第十七条  在项目规划、设计、开发过程中,技术创新、技术改造,引进技术的消化、吸收等工作中做出的发明创造,凡符合专利授予条件的,业务部门应及时向法务部提出专利申请,以取得法律的保护。


第十八条  专利申请的提出

(一)凡欲申请专利的,发明人或设计人(以下简称“申请人”)应填写本公司《发明创造专利申请表》(《见附件一),发明人或设计人在填写“申请专利的主要内容”栏时,应对申请专利的发明创造的技术特点包括新颖性、创造性、实用性、有益效果作出清楚完整的说明,并根据已知信息对发明创造的专利性作出评价;

(二)业务部门申请人应在“部门初审的意见”栏,就专利申请发表初审的意见,并提请部门负责人发表部门复审意见;

(三)业务部门申请人将此表交至法务部;


第十九条  专利申请的审批

(一)法务部统一聘请外部专业人士对申请专利的发明创造进行专利文献检索和专利性审查,由其提出专业审核意见,并将检索的情况及专利三性审查意见填入《发明创造专利申请表》中;

(二)法务部将《发明创造专利申请表》报公司CEO审批;

(三)CEO批准后,法务部着手进行专利申请办理。


第二十条  专利申请的办理

(一)专利申请根据其经济价值、市场竞争价值的大小分为:普通级,重要级、重大级。

1、普通级专利申请,是指经济价值和市场竞争价值的大小均一般的专利申请;

2、重要级专利审请,是指具有一定经济价值或市场竞争价值的专利申请;

3、重大级专利审请,是指创造性高,属国内外首创,代表技术潮流或发展方向,能给公司带来巨大经济效益,使公司处于市场优势地位的专利申请。

(二)法务部统一聘请外部专业人士办理专利申请工作。法务部根据外部专业人士的要求通知发明人或设计人提供专利申请技术交底书或其他专利申请文件。

第二十一条  公司与其他公司、国内外组织或者个人合作研究、规划、设计、开发或者委托研究、规划、设计、开发签订相关合同时,合同应当约定包括专利申请权和专利权等技术成果的归属,并符合国家和本公司相应规定。


第二十一条  公司建立合资企业接受对方技术或研发成果作为投资时,相关业务部门应将其包含专利的技术项目,报法务部进行检索。法务部根据检索情况,提供检索报告,为谈判、签约提供依据。


第二十二条  公司有下列情形之一的,应进行专利资产评估:

(一)转让专利申请权、专利权的;

(二)以专利资产与其他公司、企业、其他经济组织或个人合资、合作实施的,或者许可其他公司、企业、其他经济组织或个人合资、合作实施的;

(三)以专利资产作价出资成立有限责任公司或股份有限公司的;

(四)需要进行专利资产评估的其他情形。


第二十三条  公司的专利资产评估,应委托有专利资产评估资格的资产评估机构办理。


第二十四条  公司实施他人专利技术或许可他人实施本公司专利技术,应签订专利实施许可合同。专利实施许可合同应当到合同签订地或者被许可方机构注册地或专利实施地专利管理机关认定登记。


第二十五条  公司及员工有权保护本公司专利权不受侵犯,维护公司的合法权益,发现侵权行为,应及时报法务部,并帮助做好调查取证工作,必要时可请示专利管理机关处理或向人民法院起诉。同时,公司应避免侵犯他人的专利权。


第二十六条  本公司专利权益涉及海关保护的,要按照知识产权海关保护条例要求,及时向海关总署申请办理专利权海关保护备案。


第二十七条  本公司对其专利或专利申请,应依法及时交纳年费或申请维持费,维持其有效。对拟在法定期限届满前放弃或终止的专利和专利申请,要予以论证确认并建立管理档案。


第四章  商标管理


第二十八条  公司法务部是商标管理的主管部门,具体职责包括:

(一)负责制定本公司商标管理的规章制度;

(二)负责本公司商标的申请、注册、续展、转让、评估、使用许可的审核及办理,对暂不使用的其他类别商标,应每三年公告一次;

(三)负责对印制前的商标标识物品的样板进行审批;

(四)指导或参与解决本公司商标被侵权及纠纷案工作;

(五)指导和监督本公司各部门商标使用工作,以核准注册的文字、图形或其组合为准;

(六)负责本公司商标的档案管理、信息处理;

(七)向本公司有关人员提供商标专业知识咨询与培训;

(八)负责有关商标的其他事项。


第二十九条  在新产品或服务开发初期,必须同时考虑新产品或服务商标使用的合法性,即提前向公司法务部申报商标查询和商标注册:

(一)提出名称:商标使用人向公司法务部以书面形式提出包含拟用商标名称或图案、产品或服务内容及使用原因等信息的《商标注册申请表》(见附件二);

(二)商标查询:公司法务部在两个工作日内向国家商标局进行商标查询,并在三个工作日内将结果反馈给申请人;

(三)注册申请和核准注册:申请人应根据商标查询结果会同部门负责人、法务部作出是否注册商标的决定,并报请公司CEO批准后,由法务部负责会同申请人做好商标申请前的有关文件准备;

(四)法务部在十五个工作日内委托商标代理机构开始办理商标注册的申请事宜。


第三十条  涉及境外商标注册的,公司法务部根据公司经营战略需要,委托专业商标注册代理机构按国际商标注册的规则办理境外商标注册。


第三十一条  为避免注册商标在相关类别或类似商标被他人抢注,公司应做好联合商标、防御性商标的设计与注册。


第三十二条  商标查询日起至国家商标局对商标申请核准注册之日止,为公司对商标的商业秘密保护期。


第三十三条  法务部应做好商标的档案管理。应遵循维护档案资料的完整性、真实性、安全性的原则,统一存档管理。商标的档案管理应按以下内容分类:商标注册资料;商标侵权案、纠纷资料;广告、展览资料;品牌在市场中的相关数据:同类产品的商标使用情况:国内外相关企业商标注册情况等。


第三十四条  公司因经营需要受让他人注册商标的,应委托专业的商标代理机构对受让商标进行充分论证、并确认该商标权利人没有与第三人发生商标权利纠纷和质押后,方可受让商标。


第三十五条  公司各部门在使用注册商标时,负有维护商标完整性的责任。本公司员工对商标侵权的行为负有举报的义务,对举报有功者予以奖励。


第三十六条  公司市场部及品牌部负责处理市场出现的侵权商标行为事宜,对无法解决的可移交本公司法务部按有关规定和程序处理。


第三十七条  法务部对受理的商标侵权案件应及时进行调查取证,各相关部门予以配合。对经初步审核涉嫌侵权的案件,应分别采取报请工商行政部门查处、与侵权方协商赔偿、对侵权方提出诉讼等方式处理。


第三十八条  其他知识产权,如著作权、域名等,注册工作参考商标注册申请工作执行。


第五章  附  则


第三十四条  本办法由公司法务部负责解释。

第三十五条  本办法自下发之日起施行。

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